Codice di Proprietà Industriale: in vigore dal 23 marzo 2019 le modifiche in materia di marchi
di Luca Egitto e Nicola Berardi
Il 23 marzo 2019 entrerà in vigore il D.Lgs. 15/2019 che ha recepito la Direttiva UE 2015/2436 apportando modifiche sostanziali e processuali al Codice di Proprietà Industriale.
Segnaliamo, di seguito, alcune delle modifiche più rilevanti.
Rappresentabilità grafica del segno (art. 7 CPI)
Ai fini del deposito di una domanda di registrazione di marchio, non è più richiesta la rappresentabilità grafica del segno. In tal modo, si ampia il novero di segni potenzialmente registrabili che devono, quindi, essere atti (a) a distinguere prodotti o servizi e (b) ad essere rappresentati (non graficamente) nel registro in modo ad consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.
Marchi collettivi (art. 11 CPI)
È stato specificato che le categorie di soggetti che possono ottenere la registrazione di marchi collettivi, con relativa facoltà di concessione in uso a produttori o commercianti, sono le persone giuridiche di diritto pubblico e le associazioni di categoria di fabbricanti, produttori, prestatori di servizi o commercianti, escluse le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.
Marchi di certificazione (art. 11-bis CPI)
È stata introdotta, a livello nazionale, la possibilità – per persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati in materia di certificazione a garantire origine, natura o qualità di prodotti o servizi – di ottenere la registrazione per appositi segni come marchi di certificazione.
Tutela dei marchi rinomati (art. 20 co. 1 CPI)
Il titolare del marchio rinomato può ora vietare l’uso non autorizzato da parte di terzi anche laddove l’uso, pur non finalizzato a contraddistinguere prodotti o servizi, consenta di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o rechi pregiudizio allo stesso.
Intervento sugli atti preparatori alla contraffazione (art. 20 co. 2 CPI)
Il titolare del marchio registrato può ora intervenire nei confronti del presunto contraffattore in un momento anteriore rispetto all’immissione in commercio dei prodotti. In particolare, il titolare del marchio può vietare l’apposizione dei segni sui prodotti, sulle confezioni o sugli imballaggi; l’immissione in commercio o la detenzione dei prodotti a tali fini; l’importazione o l’esportazione dei prodotti; l’utilizzo del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità; l’apposizione del segno su confezioni, imballaggi, etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione.
Decadenza quinquennale per non uso (art. 121 CPI)
In materia di decadenza quinquennale per non uso, è stato chiarito che l’onere della prova circa l’effettivo uso incombe sul titolare del marchio impugnato, in modo da evitare all’opponente un complesso caso di prova negativa.
Procedimenti alternativi di nullità e decadenza (art. 122; artt. da 184-bis a 184-decies CPI)
È stato introdotto un procedimento alternativo a quello giurisdizionale volto ad ottenere la declaratoria di nullità o decadenza dal marchio dinanzi all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, con l’obiettivo di semplificare le istanze e deflazionare i carichi dei Tribunali ordinari.
Legittimazione all’azione di contraffazione del licenziatario (art. 122-bis CPI)
È stata regolamentata la legittimazione attiva del licenziatario in materia di contraffazione prevedendo che, fatte salve le pattuizioni contrattuali, il licenziatario può avviare un’azione soltanto con il consenso del titolare del marchio e può intervenire nell’azione avviata dal titolare per ottenere il risarcimento del danno. In parziale deroga, il titolare di una licenza esclusiva può tuttavia avviare un’azione se il titolare del marchio, previa messa in mora, non avvii un’azione per contraffazione entro termini appropriati.
Nuova regolamentazione sui procedimenti dinanzi alla Commissione Ricorsi (artt. da 136-bis a 136-decies CPI)
È stata introdotta una specifica regolamentazione per le impugnazioni avverso i provvedimenti dell’UIBM che respingono totalmente o parzialmente una domanda, che rifiutano la trascrizione oppure che impediscono il riconoscimento di un diritto.
