Update | Contratti di ricerca e sviluppo: cosa cambia con le novità del Codice della Proprietà Industriale e le Linee ...

1. Le modifiche al CPI – L’abolizione del “professor privilege”

Ad agosto 2023 sono entrate in vigore le modifiche al Codice della Proprietà Industriale adottate, nell’ambito delle riforme del PNRR, con l’obiettivo di modernizzare alcuni profili normativi.

Tra i vari interventi, con riferimento alla tutela brevettuale, è stato riscritto l’art. 65 CPI (in un’ottica di abolizione del c.d. “professor privilege”) che, nel nuovo assetto legislativo, prevede ora che:

• i diritti nascenti dalle invenzioni realizzate in esecuzione o adempimento di un rapporto di lavoro o impiego con università, enti pubblici di ricerca o IRCCS, nonché nel quadro di una convenzione tra i medesimi soggetti, spettino alla struttura di appartenenza dell’inventore (salvi i diritti morali di quest’ultimo);
• i diritti derivanti dall’invenzione realizzata in esecuzione di attività di ricerca commissionata svolta da università, enti pubblici di ricerca o IRCCS, finanziate – anche in parte – da altri soggetti, siano disciplinati da accordi redatti sulla base di linee guida ministeriali.

La finalità primaria di questa parte di riforma del CPI è l’agevolazione dei percorsi di trasferimento tecnologico e la relativa valorizzazione delle invenzioni che, nell’assetto previgente, rischiava di essere ostacolata dalla naturale allocazione dei diritti.

 

2. Le Linee Guida ministeriali

Il 26 settembre 2023, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ed il Ministro dell’Università e della Ricerca hanno emanato un Decreto con il quale sono state adottate le sopra citate Linee Guida “che individuano i principi e i criteri specifici per la regolamentazione dei rapporti contrattuali” ed è stata menzionata la possibilità che i Ministeri pubblichino esempi di clausole liberamente utilizzabili dai soggetti interessati.

2.1         Il campo di applicazione

Le Linee Guida si applicano ai casi di ricerca commissionata, ossia quella particolare tipologia di ricerca che sia finanziata – in tutto o in parte – da soggetti diversi da Università (anche non statali legalmente riconosciute), Enti pubblici di ricerca ed Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere ad una sua necessità.

Sebbene scaturiscano da una specifica norma in materia brevettuale, le Linee Guida sembrerebbero essere non applicabili alle sole attività che non contemplino risultati suscettibili di “qualche forma di protezione” ai sensi del CPI. Pertanto, si può ritenere, a contrario, che le Linee Guida – che svolgono un ruolo di mero orientamento della negoziazione, ma non sono vincolanti per le parti – abbiano un più ampio respiro.

2.2         I principi

Riferendosi alle note esigenze di mercato, le Linee Guida chiariscono che i contratti di ricerca commissionata devono garantire la composizione di diversi interessi.

Quanto alle strutture di ricerca, l’interesse primario è normalmente la visibilità della propria attività inventiva. Per i soggetti finanziatori, invece, l’interesse prioritario è la libera disposizione dei risultati della ricerca per poterli valorizzare a livello industriale e commerciale.

2.3         Le diverse fattispecie contrattuali di ricerca commissionata

A seconda dell’intensità dell’attività di ricerca commissionata dal soggetto finanziatore, le Linee Guida individuano tre macro-tipologie contrattuali:

• attività di servizio: sono attività “standard” che implicano l’impiego di competenze o capacità tecnologiche consolidate o routinarie. Ricadono in questa categoria l’esecuzione di analisi, sintesi, test, misurazioni o indagini che non prevedano apporti specificamente originali e inventivi, dove i risultati attesi sono dati o relazioni;
• attività di sviluppo: sono attività di ricerca applicativa su progetti di ottimizzazione o selezione di prodotti / processi già in fase di sviluppo presso il soggetto finanziatore che ha quindi concepito autonomamente l’idea progettuale che sarà sviluppata nell’ambito della collaborazione (che può includere interventi di ottimizzazione, validazione, raffinamento o completamento della tecnologia);
• attività di ricerca innovativa: oggetto del rapporto sono generalmente progetti con una marcata propensione innovativa, come ricerche che portano alla soluzione di un problema tecnico o ad un nuovo processo / prodotto. Il contributo dell’ente che svolge la ricerca è particolarmente rilevante poiché la soluzione scaturente dalle attività è frutto delle conoscenze e capacità dei ricercatori.

2.4         Gli aspetti inderogabili da disciplinare

L’ultima sezione delle Linee Guida si pone l’obiettivo di fornire indicazioni operative sui profili che devono essere necessariamente trattati nell’accordo tra soggetto finanziatore ed ente di ricerca. La sintesi svolta dai Ministeri è quanto meno opportuna poiché tenta di prevenire il rischio che contratti lacunosi portino a contrasti e possibili contenziosi tra le parti.

A livello soggettivo, è suggerito di individuare con precisione i profili dei ricercatori coinvolti, anche ai fini della determinazione della titolarità e dei premi inventivi.

È poi raccomandato, nei limiti del possibile, di definire l’oggetto della prestazione ed il contributo atteso da ciascuna parte ai fini dello svolgimento delle attività.

Nel merito dei diritti di proprietà industriale, dopo aver richiamato la necessità di tutelare la confidenzialità delle informazioni scambiate e l’opportunità di disciplinare le modalità di pubblicazione scientifica dei risultati, le Linee Guida richiamano la nota distinzione tra background IP (regime di conoscenze e competenze di cui le parti dispongono prima dell’esecuzione del contratto) e foreground IP (risultati generati in esecuzione delle attività commissionate).

Quanto al background IP, le Linee Guida ricordano l’opportunità di disciplinarne le condizioni di accesso del soggetto finanziatore, soprattutto laddove ciò sia necessario per il futuro sfruttamento dei risultati.

Invece, quanto al foreground IP, preso atto della titolarità dei diritti in capo all’ente (e non più ai ricercatori), le Linee Guida ipotizzano tre possibili assetti proprietari:

• co-titolarità tra ente e finanziatore: viene suggerita quando entrambe le parti abbiano concorso al raggiungimento del risultato inventivo, ricordando la necessità di disciplinare i diritti delle parti con un c.d. accordo di co-titolarità;
• titolarità esclusiva dell’ente: viene suggerita quando il risultato inventivo sia conseguito interamente dai ricercatori dell’ente. Tuttavia, le Linee Guida richiamano la necessità che il finanziatore sia in possesso, dal principio, dei diritti necessari per procedere con lo sfruttamento economico dell’invenzione;
• titolarità esclusiva del finanziatore: viene suggerita quando le conoscenze attese non hanno carattere particolarmente innovativo.

Vale, però, la pena di ricordare che la scelta di optare per l’una o l’altra opzione è rimessa alla libertà negoziale tra le parti che, nella maggior parte dei casi, optano per un’allocazione dei diritti in capo al soggetto finanziatore che sopporta l’onere economico della ricerca. A livello operativo, questo risultato viene solitamente raggiunto o con la titolarità esclusiva in capo al finanziatore sin dal principio, o con un’opzione d’acquisto che il finanziatore può esercitare dopo il deposito di eventuali domande di registrazione.

 

3. Considerazioni finali

Le Linee Guida ministeriali hanno il pregio di tentare di sistematizzare le attività di ricerca commissionata che interessano gli enti universitari e di ricerca e costituiscono un importante strumento di competitività per le imprese (che non sempre dispongono di un dipartimento R&D interno).

I contenuti delle Linee Guida riprendono buona parte delle prassi di mercato che, nel corso degli anni, si sono consolidate per individuare un punto di equilibrio tra gli interessi (scientifici e di graduatoria) degli enti di ricerca e quelli (economici ed imprenditoriali) delle imprese finanziatrici. Pur senza introdurre elementi innovativi, saranno quindi un utile strumento soprattutto per gli uffici di trasferimento tecnologico che – nell’impostazione della riforma – dovrebbero essere potenziati per efficientare il rapporto tra Università e impresa.

L’ultimo tassello di questo percorso di ammodernamento potrebbero essere le bozze di clausole che i Ministeri si sono riservati di pubblicare: se dovessero procedere in tal senso, si auspica che i Ministeri rendano disponibili varie proposte che coprano tutte le potenziali allocazioni di diritti poiché – in caso contrario – c’è il rischio che il riferimento solo ad alcune strutture contrattuali porti ad una maggiore rigidità delle parti coinvolte (che, riferendosi ai “modelli ministeriali”, potrebbero rifiutare soluzioni non contemplate a livello governativo).