I marchi non tradizionali: marchi gustativi e olfattivi

I marchi non tradizionali: marchi gustativi e olfattivi

Una recente decisione statunitense (New York Pizzeria Inc. v. Ravinder Syal et al. – 3:13-CV-335 – U.S.D.C. S.D. Texas) ha rinfocolato il dibattito sui marchi cd. non tradizionali, ovverosia quei marchi che proteggono particolari sapori (marchi gustativi), odori (marchi olfattivi) o suoni (marchi sonori).
Tale decisione, in particolare, ha riguardato la tutelabilità come marchio gustativo del sapore della pizza commercializzata dalla catena New York Pizzeria. La società proprietaria della catena ha infatti citato in giudizio alcuni suoi ex-dipendenti contestando loro di essersi indebitamente appropriati dei suoi segreti industriali riguardanti ricette, ingredienti e particolari metodi di preparazione e conservazione della pizza. Secondo New York Pizzeria, tali elementi contribuirebbero a creare uno speciale sapore, che, distinguendosi da quello delle pizzerie concorrenti, sarebbe idoneo ad essere tutelato come marchio gustativo. New York Pizzeria ha dunque contestato ai propri ex-dipendenti la violazione di tale marchio, peraltro non registrato, per aver riprodotto lo speciale sapore della pizza di New York Pizzeria in un loro ristorante.
La Corte Distrettuale del Texas ha però escluso la contraffazione, negando al sapore della pizza di New York Pizzeria la tutela del marchio. In particolare, la Corte ha sottolineato che particolari sapori possono sì essere tutelati come marchio a condizione però che (i) abbiano acquisito distintività e cioè che siano divenuti idonei ad essere associati alla loro origine imprenditoriale (c.d. “secondary meaning”) e che (ii) non siano elementi funzionali al prodotto che contraddistinguono. New York Pizzeria non ha tuttavia fornito prova di ciò. In particolare, secondo la Corte, New York Pizzeria non ha dimostrato né che il sapore delle proprie pizze fosse tanto unico da costituire un indicatore d’origine del prodotto, né che questo potesse essere considerato non funzionale al prodotto.
Tale decisione ben si innesta nel dibattito sulla tutelabilità di sapori, odori e suoni attraverso il marchio, che tanto negli Stati Uniti quanto in Europa, torna ricorrentemente.                                                                                                                    
Tuttavia, i requisiti posti per una loro registrabilità come marchio sono tanto stringenti da rendere l’accesso a tale tutela molto difficile se non addirittura impossibile, soprattutto con riferimento ai marchi gustativi ed olfattivi. In ambito europeo, ciò viene ben messo in luce da due decisioni dell’UAMI.
Un primo caso (Eli Lilly v. UAMI – R120/2001) ha riguardato una domanda di registrazione come marchio gustativo di un “aroma di fragola” utilizzato da un’azienda farmaceutica per mascherare il gusto dei propri medicinali. Il Board of Appeal dell’UAMI ha però rigettato tale domanda di marchio sottolineando il mancato rispetto dei requisiti di registrabilità. In particolare, il Board of Appeal ha sottolineato che detto “aroma di fragola” non fosse né idoneo a distinguere il prodotto in cui è utilizzato dai prodotti di altre aziende concorrenti, né percepibile dal consumatore come marchio. Il Board of Appeal ha inoltre aggiunto che la registrazione di tale “aroma di fragola” deve essere in ogni caso esclusa in quanto l’azienda farmaceutica non ha fornito una rappresentazione grafica del segno idonea a soddisfare il requisito della rappresentabilità grafica richiesto ai fini della registrazione di qualsiasi marchio.
Il tema della rappresentazione grafica dei marchi non tradizionali, ed in particolare di quelli olfattivi, è stata approfondita da una sentenza della Corte di Giustizia Europea (caso Sieckmann – C-273/00). Il caso ha avuto ad oggetto una domanda di registrazione come marchio di un particolare “aroma balsamico fruttato con una leggera traccia di cannella” che è stato rappresentato graficamente dal richiedente tramite la relativa formula chimica ed il deposito di un campione. La Corte di Giustizia, tuttavia, ha ritenuto tale aroma non registrabile come marchio non ritenendo soddisfatto il requisito della rappresentazione grafica del segno. In particolare, la Corte di Giustizia ha sottolineato che una formula chimica non è idonea a riprodurre l’odore di una sostanza, limitandosi a fornire indicazioni circa la sostanza in quanto tale. Parimenti, il requisito della rappresentabilità grafica non può essere soddisfatto neppure attraverso il deposito di un campione dell’aroma, in quanto questo non è sufficientemente stabile e durevole.
Per ovviare a questa “barriera all’ingresso” della registrazione dei marchi olfattivi è stata recentemente proposta una riforma dei requisiti di registrabilità del marchio che prevede l’eliminazione della “riproducibilità grafica”. Secondo tale proposta, un segno sarebbe registrabile se rappresentabile “in modo tale che consenta alle autorità competenti ed al pubblico di determinare il preciso oggetto della protezione concessa al suo titolare”. L’eliminazione del requisito della “graficità” della rappresentazione, dunque, potrebbe aprire le porte alla registrazione di marchi gustativi ed olfattivi, salva la verifica della loro capacità distintiva e non funzionalità rispetto al prodotto.