Influencer e uso del marchio (rinomato) altrui: il Tribunale di Genova fissa i limiti
Con ordinanza del 04/02/2020, le Sezioni Specializzate del Tribunale di Genova hanno affrontato il caso di una nota casa di moda e del suo stilista di riferimento che avevano ripetutamente pubblicato sui rispettivi profili Instagram contenuti nei quali calzature e prodotti di abbigliamento venivano accostati ad auto di lusso (con i relativi marchi in primo piano). Il Tribunale ha rilevato che il posizionamento dei prodotti suggeriva nel consumatore l’esistenza di un (inesistente) rapporto tra il brand di abbigliamento e la casa automobilistica, con conseguente uso illecito del marchio di quest’ultima.
Si tratta di una delle prime applicazioni in ambito social del nuovo art. 20, co. 1, lett. (c), CPI, che da marzo 2019 prevede espressamente che sia illecito l’uso di un marchio rinomato “anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e i servizi” laddove “senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio” stesso. Pur non ricadendo in un’ipotesi di uso distintivo del marchio (contraffazione), il Tribunale ha infatti ritenuto sussistente un uso commerciale che nell’ambito delle attività degli influencer è lecito solo quando sia stato autorizzato dal titolare del segno distintivo o “nelle ipotesi in cui le immagini esposte possano comunicare – in capo al pubblico – un significato diverso da quello pubblicitario e commerciale, e cioè siano descrittive di scene di vita dell’influencer o di terze persone. Detta liceità discenderebbe dall’ovvia considerazione secondo cui la pubblicazione di scene di vita quotidiana implicano l’inevitabile esposizione dei segni distintivi dei prodotti normalmente usati dal soggetto rappresentato per compiere l’azione pubblicata”.
È invece abusivo l’uso del marchio quando le immagini riprodotte dall’influencer non possano trovare altro significato che quello commerciale o pubblicitario, ad esempio quando il marchio “venga pubblicato in un contesto (si pensi ad un sito o ad un profilo Instagram o altro social media) che risulti prevalentemente indirizzato alla comunicazione pubblicitaria, e cioè contenga primariamente messaggi commerciali” oppure “compaia in immagini che – di per sé – non possano avere altro significato che l’esposizione di un prodotto a scopi commerciali, e non già scene di vita dell’influencer o di terzi”.
Sulla base di questo principio, il Collegio ha affermato che “non v’è dubbio infatti che l’immagine di alcune calzature esposte sul cofano di un’autovettura non descriva il momento di vita di alcuno (momento che può essere l’atto di mangiare, riposarsi, camminare, festeggiare, conversare etc.), anche in considerazione del fatto che appoggiare delle scarpe sul cofano di un’auto costituisce condotta del tutto priva di giustificazione pratica. Diversamente, l’immagine citata semplicemente mette in mostra le calzature marchiate [omissis] e il cofano marchiato [omissis], esposizione che non può spiegarsi se non con la finalità di promuovere la vendita delle calzature create dal titolare del profilo Instagram mediante l’associazione con l’autovettura di lusso ivi riprodotta”.
Il Tribunale ha poi identificato un secondo profilo di illecito in relazione ad un altro contenuto pubblicato su Instagram, ossia un “video raffigurante un c.d. car wash (raffigurante giovani donne in abiti succinti vagamente impegnate nel lavaggio di un’autovettura) in presenza delle calzature [omissis] posizionate sul cofano di una [omissis], con a margine una didascalia commerciale”, richiamando il cosiddetto offuscamento (diluito by tarnishment) configurabile nei “casi in cui l’uso del segno possa svalutare l’immagine o il prestigio acquisito presso il pubblico del marchio notorio” quando “il contesto nel quale viene inserito sia semplicemente incompatibile con una particolare immagine che il marchio anteriore ha acquistato agli occhi del pubblico in conseguenza degli sforzi impiegati dal suo titolare per promuoverla”: il Collegio ha ritenuto che “il posizionamento sul mercato del marchio [omissis] evochi le caratteristiche — se non della sobrietà — quantomeno dell’esclusività e dell’assenza di volgarità, caratteristiche incompatibili con quelle del video sopra descritto”.
La finalità commerciale di story e post pubblicati dallo stilista è stata accertata sulla base dei diversi elementi rinvenibili sul suo profilo Instagram, ossia le caption (didascalie) utilizzate, l’uso di espressioni con inviti ad acquistare (“Shop Now”) e l’uso di c.d. swipe up diretti ad una piattaforma di e-commerce.
